Hermès fabrique la gamme très exclusive de sacs à main Birkin, qui se vendent régulièrement à des prix dépassant – dans de nombreux cas, dépassant de loin – 10 000 $. La société n’était donc pas très satisfaite lorsque l’artiste numérique Mason Rothschild a commencé à vendre des jetons non fongibles (NFT) sous la forme d’images numériques qu’il a appelées MetaBirkins, chacune représentant un sac à main en forme de Birkin à fourrure et aux couleurs artistiques assis sur un piédestal. En janvier, Hermès a déposé une plainte de marque contre Rothschild devant un tribunal fédéral de New York.
Le procès, qui présente des allégations de contrefaçon et de dilution de marque, soulève un ensemble de questions fascinantes à l’intersection du droit de la propriété intellectuelle et de la technologie numérique. En examinant ces questions, il est utile de prendre d’abord du recul et de fournir une brève introduction sur les NFT et sur les marques.
NFT et marques
Les NFT sont des identifiants numériques qui utilisent la technologie blockchain pour authentifier et suivre la propriété d’un actif numérique associé. L’actif numérique, comme une œuvre d’art numérique ou un court clip vidéo d’un jeu sportif, peut être disponible gratuitement en ligne, mais comme les NFT sont par définition non fongibles, la propriété de l’actif ne peut appartenir qu’à une seule personne à la fois. Cela crée un marché pour le trading de NFT, dont certains peuvent être extrêmement coûteux. En mars 2021, « Everydays: The First 5000 days », une œuvre numérique de l’artiste Beeple, vendue aux enchères chez Christie’s pour plus de 69 millions de dollars.
Selon la loi américaine, une marque est « tout mot, nom, symbole ou dispositif. . .” utilisé par une personne « pour identifier et distinguer ses marchandises, y compris un produit unique, de celles fabriquées ou vendues par d’autres et pour indiquer la source des marchandises ». Le droit des marques joue un rôle clé pour éviter que les consommateurs ne soient confus quant à savoir qui fabrique réellement un produit. Par exemple, un entrepreneur est libre de fonder une start-up dans le but de fabriquer et de vendre des chaussures de sport, mais pas de nommer la nouvelle société « Nike », ou quelque chose de similaire comme « Nikee ».
La loi américaine sur les marques protège également l’habillage commercial, qui, comme l’explique l’Office américain des brevets et des marques (citant à son tour des décisions de justice antérieures), « est généralement défini comme » l’image totale et l’apparence générale « d’un produit, ou la totalité des éléments, et « peuvent inclure des caractéristiques telles que la taille, la forme, la couleur ou les combinaisons de couleurs, la texture, les graphismes.
Droits de marque et premier amendement
Les droits de marque donnent aux entreprises un outil important pour protéger leurs investissements dans la création de la bonne volonté des consommateurs concernant leurs produits et services. Mais le droit des marques n’est pas le seul cadre juridique en cause dans le procès Hermès. Il y a aussi le premier amendement, qui confère de larges droits d’expression aux artistes pour produire des œuvres incorporant du contenu associé à la propriété intellectuelle de tiers. L’exemple le plus connu est peut-être les représentations d’Andy Warhol de boîtes de soupe et d’autres produits fabriqués par Campbell’s – des œuvres d’art qui ont rapidement acquis un statut emblématique et ont contribué à définir le mouvement Pop Art.
Les tribunaux reconnaissent depuis longtemps l’importance de veiller à ce que les revendications de marque ne soient pas utilisées pour priver les artistes et les commentateurs de leurs droits expressifs du premier amendement. En 1989 en Rogers contre Grimaldi, la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit, qui établit un précédent pour le tribunal de district fédéral de New York où le procès Hermès a été déposé, a statué sur une affaire portée par la star hollywoodienne Ginger Rogers. Rogers avait accusé les réalisateurs du film « Ginger et Fred » d’avoir choisi un titre qui violait ses droits en vertu de la loi Lanham, la principale loi fédérale sur les marques.
Dans sa décision contre Rogers, le deuxième circuit a conclu que le titre « Ginger et Fred » était « artistiquement pertinent » pour le contenu du film et « pas explicitement trompeur ». Le tribunal a expliqué que «[b]Parce que l’extension excessive des restrictions de la loi Lanham dans le domaine des titres pourrait empiéter sur les valeurs du premier amendement, nous devons interpréter la loi de manière stricte pour éviter un tel conflit. Plus généralement, a écrit le tribunal, la loi Lanham ne devrait « s’appliquer aux œuvres artistiques que lorsque l’intérêt public à éviter la confusion des consommateurs l’emporte sur l’intérêt public à la liberté d’expression ».
Il existe plusieurs autres cas, dans le deuxième circuit et au-delà, qui ont reconnu le droit d’utiliser des marques lors de l’engagement dans l’expression artistique et créative impliquant la parodie et d’autres commentaires. Comme le Quatrième Circuit l’a expliqué dans une décision de 2005, « le Congrès n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il n’avait pas l’intention que les lois sur les marques empiètent sur les droits du premier amendement des critiques et des commentateurs ».
Cela dit, les droits des artistes, critiques et commentateurs ne s’étendent pas jusqu’à leur permettre de semer la confusion chez les consommateurs quant à savoir si le contenu en question a été créé par le propriétaire de la marque. Une question clé pour le tribunal de district de Hermès c. Rothschild sera donc : comment le MetaBirkins de Rothschild se mesure-t-il lorsqu’il est évalué par rapport à ce que le deuxième circuit dans une autre affaire a appelé le « test ultime en droit des marques, à savoir le risque de confusion » concernant la source des NFT ?
Droits de marque dans les espaces virtuels : quelques questions clés
Mis à part les spécificités, Hermès c. Rothschild souligne la complexité potentielle des droits de marque dans les espaces virtuels. Bien qu’il existe un grand nombre de jurisprudence impliquant des marques dans des contextes hors ligne traditionnels, il ne sera pas toujours clair comment comparer au mieux ces cas aux représentations virtuelles. Alors que les NFT, les biens numériques et les espaces métavers continuent de gagner en popularité, des questions de droit des marques, notamment les suivantes, se poseront de plus en plus fréquemment :
- Quelle est la portée des droits de marque dans les espaces virtuels, en particulier en ce qui concerne les nouveaux modèles de faits pour lesquels il n’y a peut-être pas de bons analogues hors ligne dans la jurisprudence ? Le manque de clarté pose des problèmes tant aux propriétaires de marques qu’aux artistes et autres personnes qui créent du contenu dans des espaces virtuels impliquant des marques de tiers. Les artistes ne veulent pas être traînés en justice pour leurs œuvres d’art et bénéficieraient clairement d’une plus grande clarté juridique concernant ce qui constitue une contrefaçon. Mais les propriétaires de marques se trouvent également dans une position peu enviable. D’une part, ils veulent éviter des litiges coûteux et potentiellement impopulaires. D’autre part, ils ont le devoir de surveiller et de faire respecter l’utilisation non autorisée de leurs marques. La surveillance de l’espace en ligne est difficile compte tenu du volume et de la complexité du contenu en ligne, et le fait de ne pas faire respecter les marques peut avoir pour conséquence de facto de réduire leur portée.
- Selon certains modèles de faits, les utilisations de marques de tiers dans des espaces virtuels peuvent-elles impliquer par présomption une moindre probabilité de confusion pour les consommateurs ? Par exemple, supposons qu’un artiste expose une œuvre d’art dans un espace virtuel représentant un produit (ou un mot ou une image évoquant un produit) dont les consommateurs savent qu’il n’est vendu par son fabricant que sous forme physique. Cette distinction réduit-elle le risque de confusion et pèse-t-elle donc contre une constatation de contrefaçon de marque ? Ou la distinction virtuel/physique est-elle peu pertinente pour l’analyse ?
- Quel impact, le cas échéant, les espaces virtuels devraient-ils avoir sur les questions d’utilisation équitable ?
- Quels sont les risques de responsabilité des intermédiaires en ligne qui hébergent du contenu potentiellement portant atteinte à la marque publié dans des espaces virtuels par des tiers ? L’article 230, la loi qui exonère les intermédiaires en ligne de toute responsabilité pour la plupart des contenus publiés par leurs utilisateurs, contient une liste d’exceptions qui comprend les lois fédérales (et éventuellement étatiques) sur la propriété intellectuelle. Les marques sont principalement traitées au niveau fédéral par le biais de la loi Lanham. Cela signifie que l’article 230 ne protège pas les intermédiaires des actions en responsabilité concernant les marques. Et bien que le Digital Millennium Copyright Act énonce une procédure – et la sphère de sécurité associée – conçue spécifiquement pour les intermédiaires en ligne afin de répondre aux allégations d’hébergement de contenu qui enfreint le droit d’auteur, il n’existe aucun cadre législatif correspondant en ce qui concerne les marques. En outre, il existe peu de jurisprudence concernant la responsabilité des intermédiaires en matière de marques (décision Second Circuit de 2010 en Tiffany contre eBay est un exemple, bien que son applicabilité plus large soit limitée), et de nombreux problèmes connexes restent non résolus.
- Quelles sont les implications internationales des droits de marque dans les espaces virtuels ? Dans les contextes traditionnels, non en ligne, le droit international des marques est déjà complexe. Dans un monde où le contenu en ligne est souvent créé dans un pays, hébergé en ligne dans un deuxième pays, puis accessible dans un pays tiers, comment traiter les différences juridictionnelles dans la nature et la portée des droits de marque virtuelle ?
Pour aborder ces questions, il faudra trouver le juste équilibre entre le champ d’application de la marque et le premier amendement. Les marques déposées sur les biens non virtuels devront conférer une protection contre les utilisations par des tiers dans des espaces virtuels qui confondront les consommateurs. Dans le même temps, les titulaires de marques ne devraient pas se voir accorder des interprétations trop larges du droit des marques dans les espaces virtuels qui entraveraient l’expression artistique. De nombreuses utilisations dans les espaces virtuels de mots ou d’images susceptibles de contenir, suggérer ou évoquer une marque de commerce seront de l’art, et non une contrefaçon de marque.
